La Cour suprême se range du côté de Jack Daniel's dans un procès en matière de marques

La Cour suprême a rendu son avis dans un procès en matière de marque qui oppose Jack Daniel's au fabricant de jouets pour chiens grinçants qui imitent le design de sa célèbre bouteille de whisky. Écrivant pour la majorité unanime, le juge Kagan a soutenu que "lorsqu'un contrefacteur présumé utilise une marque de commerce comme désignation de source pour ses propres produits, le critère de Rogers ne s'applique pas". Le tribunal n'est pas allé jusqu'à supprimer le critère de Rogers, qui a été créé par le deuxième circuit "pour les titres d'"œuvres artistiques" en se fondant sur son point de vue selon lequel ces titres ont un" élément expressif "impliquant" les valeurs du premier amendement " et ne comportent qu'un « léger risque » de semer la confusion chez les consommateurs sur la « source ou le contenu » de l'œuvre sous-jacente. »

Alors que le tribunal n'a pris «aucune position» sur le «mérite» de Rogers, Kagan a déclaré que le test a «toujours été une doctrine en cabinet: il n'a pas isolé de l'examen ordinaire des marques l'utilisation des marques en tant que marques». Cette conclusion « correspond au droit des marques et reflète sa mission principale », selon Kagan. "La confusion des consommateurs au sujet de la source - le péché capital de la loi sur les marques de commerce - est plus susceptible de survenir lorsque quelqu'un utilise la marque de commerce d'un autre comme marque de commerce. Dans de tels cas, Rogers n'a pas d'application appropriée. Ce résultat ne change pas non plus parce que l'utilisation d'une marque a un autre contenu expressif. ." Selon l'approche du neuvième circuit, le jouet Bad Spaniels avait "automatiquement droit à la protection de Rogers parce qu'il 'communiquait[d] un message humoristique'", a poursuivi le juge, notant que "de ce point de vue, peu d'affaires de marques arriveraient jamais à la analyse de probabilité de confusion, [a] et le neuvième circuit a eu tort de croire que le premier amendement exigeait un tel résultat. Lorsqu'une marque est utilisée comme identifiant de source, le premier amendement n'exige pas une enquête de seuil.

Dans ce cas, VIP "a admis avoir utilisé la marque Bad Spaniels et l'habillage commercial comme identifiants de source", et donc, la "seule question restante", selon le tribunal, est "de savoir si les marques Bad Spaniels sont susceptibles de prêter à confusion". Le tribunal déclare en outre que "bien que les efforts de VIP pour parodier Jack Daniel's ne justifient pas l'utilisation du test de Rogers, cela peut faire une différence dans l'analyse standard des marques", et a renvoyé cette question aux tribunaux inférieurs.

L'arrière-plan : L'affaire a commencé lorsque Jack Daniel's a accusé VIP Products de contrefaçon de marque en lien avec la conception d'un jouet pour chien qui ressemble à une bouteille de son Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey. Dans la foulée de la décision du tribunal de district américain du district de l'Arizona en faveur de Jack Daniel's sur ses réclamations pour contrefaçon et dilution de marque et de l'émission d'une injonction permanente en sa faveur, VIP Products a fait appel. Dans sa décision, le neuvième circuit s'est rangé du côté de VIP Product en mars 2020, estimant que le jouet pour chien Bad Spaniels était une "œuvre expressive" qui transmet un "message humoristique" et a donc droit à la protection en vertu du premier amendement. En se rangeant du côté de VIP Products, le tribunal a levé une injonction qui l'empêchait de fabriquer et de vendre les jouets.

Dans sa demande d'examen par la Cour suprême, l'avocat de Jack Daniel's a fait valoir que si "tout le monde aime une bonne blague", le jouet Bad Spaniels de VIP Products équivaut à une "blague" motivée par le profit [qui] confond les consommateurs en profitant de Jack Daniel's bienveillance durement gagnée. » Loin d'être une simple blague, le fabricant de whisky a affirmé que la décision du neuvième circuit offrait une "protection quasi totale" aux contrevenants. Il a doublé cet argument dans un récent mémoire en réponse, affirmant que la décision du tribunal "invite les humoristes à porter atteinte aux marques de boissons alcoolisées et d'autres marques célèbres sous l'égide du premier amendement".

Pour sa défense, VIP Products a affirmé que "la liberté d'expression commence par la liberté de se moquer", arguant qu'elle s'est livrée à une utilisation parodique (et non commerciale) des marques de Jack Daniel's par le biais des jouets pour chiens. VIP a soutenu qu'il "imitait simplement suffisamment la bouteille emblématique pour que les gens comprennent la blague" et soient confus quant à la nature / source de son jouet. À ce titre, il a affirmé que le critère de Rogers devrait l'emporter sur une analyse traditionnelle du risque de confusion.

L'affaire est Jack Daniel's Properties, Inc. c. VIP Products LLC, n° 22-148 (États-Unis)